Si alguna vez has pensado en utilizar una marca que pertenece a otra empresa, explotar una patente, comercializar una obra o abrir una franquicia, probablemente te hayas encontrado con el término royalty o royalties.
Pero ¿qué significa exactamente?
Los royalties son cantidades que una persona o empresa paga al titular de un determinado derecho a cambio de poder utilizarlo o explotarlo en las condiciones acordadas. En español también se utiliza el término regalías.
Aunque el concepto puede parecer sencillo, la forma de calcular los royalties y las condiciones de su pago pueden tener una importancia económica considerable. Por eso, cuando forman parte de un contrato, es fundamental dejar bien definido qué se está pagando, durante cuánto tiempo, sobre qué cantidades se calcula y qué ocurre si alguna de las partes incumple.
En este artículo te explicamos qué son los royalties, qué tipos existen, en qué contratos aparecen y qué debes tener en cuenta antes de firmar un acuerdo de este tipo.
¿Qué son los royalties?
Los royalties son una contraprestación económica por el uso o explotación de determinados derechos.
En la práctica, existe un titular que permite a otra persona o empresa utilizar un activo —por ejemplo, una marca, una patente, una obra o determinados conocimientos empresariales— y, a cambio, recibe una cantidad de dinero.
Ese pago puede consistir en:
- Una cantidad fija.
- Un porcentaje sobre las ventas o los ingresos.
- Una cantidad mínima más un porcentaje variable.
- Otra fórmula de remuneración pactada entre las partes.
Los royalties suelen establecerse mediante un contrato de licencia o de explotación, en el que se determinan las condiciones de utilización del derecho y la remuneración correspondiente.
Por ejemplo, una empresa puede permitir a otra utilizar su marca en un determinado territorio a cambio de un porcentaje de las ventas obtenidas. En ese caso, ese porcentaje constituye el royalty.
¿Qué significa royalty en español?
Royalty es un término procedente del inglés que suele traducirse como regalía.
En el ámbito empresarial y jurídico español, ambos conceptos se utilizan para referirse, en términos generales, a la remuneración que recibe el titular de un derecho cuando permite a otra persona explotarlo o utilizarlo.
El término aparece con frecuencia en contratos relacionados con marcas, patentes, propiedad intelectual, franquicias, tecnología y know-how.
¿Cómo funcionan los royalties?
El funcionamiento es relativamente sencillo.
Imaginemos que una empresa es titular de una marca y quiere permitir que otra empresa la utilice para comercializar determinados productos.
En lugar de vender la marca, puede conceder una licencia de uso.
El contrato determinará, entre otras cuestiones:
- Qué derecho puede utilizar el licenciatario.
- Para qué productos o servicios puede utilizarlo.
- En qué territorio.
- Durante cuánto tiempo.
- Si la licencia es exclusiva o no exclusiva.
- Qué cantidad debe pagar.
- Cómo se calculan los royalties.
- Cuándo deben abonarse.
- Qué información debe proporcionar el licenciatario para calcularlos.
- Qué ocurre si existe un incumplimiento.
Por tanto, el royalty no debería analizarse de forma aislada. Forma parte de una relación contractual más amplia, y el contenido de ese contrato puede ser tan importante como la propia cantidad que se paga.
Tipos de royalties
No existe una única forma de establecer estas remuneraciones. En función del acuerdo alcanzado, podemos encontrar diferentes modalidades.
1. Royalties fijos
En los royalties fijos, el contrato establece una cantidad determinada que debe abonarse con una periodicidad concreta.
Por ejemplo:
1.000 euros mensuales por el derecho a utilizar una determinada marca.
La ventaja de esta fórmula es que ambas partes conocen de antemano cuánto debe pagarse.
Sin embargo, puede resultar menos flexible cuando los ingresos derivados de la explotación varían considerablemente.
2. Royalties variables
Los royalties variables dependen del resultado de la explotación.
Lo habitual es establecer un porcentaje sobre una determinada magnitud económica, como las ventas o los ingresos.
Por ejemplo:
El licenciatario abonará al titular un 5 % de las ventas netas obtenidas mediante la comercialización de los productos licenciados.
Esta modalidad permite que la remuneración aumente cuando aumenta el negocio, pero exige definir muy bien sobre qué cantidad se aplica el porcentaje.
No es lo mismo calcular un royalty sobre la facturación bruta que sobre las ventas netas, los beneficios o una determinada categoría de ingresos.
3. Royalties mixtos
También pueden combinarse las dos modalidades anteriores.
Por ejemplo:
500 euros mensuales como cantidad mínima garantizada y un 3 % de las ventas.
De esta forma, el titular recibe una cantidad mínima independientemente del volumen de negocio y, además, participa en los resultados de la explotación.
Esta fórmula puede ser interesante en determinados contratos de licencia, aunque requiere una redacción especialmente clara para evitar discrepancias posteriores.
¿Sobre qué se calculan los royalties?
Esta es una de las cuestiones que más problemas puede generar en la práctica.
Decir simplemente que el royalty será del “5 % de las ventas” puede ser insuficiente.
El contrato debería determinar con precisión qué se entiende por ventas y qué conceptos deben incluirse o excluirse.
Por ejemplo:
- ¿Se calcula sobre la facturación bruta?
- ¿Se descuentan los impuestos?
- ¿Se descuentan las devoluciones?
- ¿Se tienen en cuenta los descuentos comerciales?
- ¿Se incluyen las ventas realizadas a empresas vinculadas?
- ¿Qué ocurre con las ventas internacionales?
- ¿Qué tipo de cambio se utiliza?
- ¿Cuándo debe realizarse la liquidación?
Cuanto más importante sea económicamente el contrato, más recomendable resulta establecer un sistema de cálculo y comprobación detallado.
Royalties y contratos de licencia
Los royalties están estrechamente relacionados con los contratos de licencia.
Mediante una licencia, el titular de un derecho autoriza a otra persona o empresa a utilizarlo en determinadas condiciones, sin que necesariamente se produzca una transmisión de la titularidad.
Esto es especialmente habitual en derechos sobre:
- Marcas.
- Patentes.
- Obras protegidas por propiedad intelectual.
- Diseños.
- Tecnología.
- Software.
- Know-how.
- Otros activos intangibles.
En el ámbito de la propiedad intelectual, la legislación española reconoce al titular derechos de carácter patrimonial que pueden permitirle autorizar o prohibir determinados actos de explotación y obtener una remuneración por esa autorización.
Por eso, cuando se pacta un royalty, no basta con acordar el porcentaje. También debe determinarse qué derechos se están concediendo y cuáles siguen perteneciendo al titular.
Royalties en las franquicias
Uno de los ámbitos donde más frecuentemente encontramos royalties es el de las franquicias.
En una franquicia, el franquiciado puede utilizar determinados elementos del modelo empresarial del franquiciador, como su marca, identidad corporativa, conocimientos empresariales, procedimientos o sistema de negocio.
A cambio, puede existir un pago inicial y determinados pagos periódicos.
Estos pagos pueden calcularse mediante una cantidad fija, un porcentaje de la facturación o una combinación de diferentes conceptos.
Por eso, si estás pensando en abrir una franquicia, es importante no fijarse únicamente en el canon inicial.
Hay que analizar también:
- El royalty periódico.
- Sobre qué cantidad se calcula.
- Si existe un mínimo garantizado.
- La duración del contrato.
- Las obligaciones del franquiciado.
- Las condiciones de renovación.
- Las causas de resolución.
- Las penalizaciones.
- Las obligaciones posteriores a la terminación.
Un royalty aparentemente reducido puede tener un impacto económico importante cuando se aplica durante varios años sobre una facturación elevada.
Royalties por una marca
El titular de una marca puede conceder a otra empresa una licencia para utilizarla en determinadas condiciones.
El contrato puede limitar esa utilización a:
- Determinados productos.
- Determinados servicios.
- Un territorio concreto.
- Un determinado canal de comercialización.
- Un periodo de tiempo determinado.
La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, y la remuneración puede pactarse mediante royalties.
Por ello, cuando se licencia una marca, es importante que el contrato establezca claramente qué usos están autorizados y cuáles quedan prohibidos.
No es lo mismo permitir la utilización de una marca en España para una determinada línea de productos que conceder una licencia exclusiva para todo el mundo y para cualquier actividad.
Royalties por una patente
Las patentes también pueden ser objeto de licencia.
En este caso, el titular de una patente puede autorizar a otra empresa a explotar la invención en determinadas condiciones a cambio de una contraprestación económica.
Por ejemplo, una empresa tecnológica puede haber desarrollado una solución patentada pero no disponer de capacidad suficiente para fabricarla o comercializarla directamente.
Puede entonces conceder una licencia a otra empresa que se encargue de su explotación.
El royalty puede convertirse así en una forma de monetizar una innovación sin necesidad de que el titular explote directamente la patente.
Royalties y derechos de autor
Los royalties también aparecen en el ámbito de la propiedad intelectual.
Autores y titulares de derechos pueden obtener una remuneración vinculada a la explotación de determinadas obras, como libros, música, obras audiovisuales, fotografías, software u otras creaciones protegidas.
Ahora bien, hay que distinguir entre la existencia de los derechos de autor y su registro.
En España, una obra original queda protegida por propiedad intelectual por el mero hecho de su creación. El registro puede ser útil como medio de prueba, pero no es lo que crea el derecho de autor.
Además, cuando se ceden derechos de explotación, la Ley de Propiedad Intelectual establece reglas específicas sobre la forma de la cesión, las modalidades de explotación, el ámbito territorial y la duración. Las cesiones deben formalizarse por escrito.
Por eso, un contrato de royalties relacionado con derechos de autor debe analizarse con especial cuidado.
¿Es lo mismo un royalty que una comisión?
No necesariamente.
Aunque ambos conceptos pueden consistir en un porcentaje económico, su naturaleza puede ser diferente.
Una comisión suele estar vinculada a la realización de una actividad de intermediación, venta o prestación de servicios.
El royalty, en cambio, está normalmente relacionado con la autorización para utilizar o explotar un determinado derecho o activo intangible.
La diferencia es importante porque las obligaciones de las partes y el contenido del contrato pueden ser completamente distintos.
¿Cómo se establece el porcentaje de un royalty?
No existe un porcentaje universal que pueda aplicarse a todos los royalties.
La cantidad dependerá de las características del derecho y del negocio.
Para determinar una remuneración adecuada pueden tenerse en cuenta factores como:
- El valor económico de la marca, patente u obra.
- El grado de reconocimiento del activo.
- La exclusividad.
- El territorio de explotación.
- La duración de la licencia.
- El volumen de negocio previsto.
- La rentabilidad del producto o servicio.
- El grado de innovación.
- La inversión que debe realizar el licenciatario.
- El nivel de riesgo asumido por cada parte.
Por tanto, un royalty del 3 % puede ser muy elevado en un determinado negocio y completamente razonable en otro.
Lo importante no es únicamente el porcentaje, sino qué representa ese porcentaje y sobre qué base se calcula.
¿Qué debe incluir un contrato de royalties?
Si vas a firmar un contrato que incluya royalties, conviene revisar mucho más que la cláusula económica.
Entre otros aspectos, el contrato debería regular:
1.Identificación de los derechos
Debe quedar claro qué marca, patente, obra, tecnología, software, know-how o activo se está licenciando.
2.Alcance de la licencia
Debe determinarse qué puede hacer el licenciatario y qué usos quedan fuera de la autorización.
3.Exclusividad
Hay que establecer si el titular puede conceder derechos similares a terceros o si el licenciatario tendrá exclusividad.
4.Territorio
Debe especificarse dónde puede explotarse el derecho.
5.Duración
La duración de la licencia y las condiciones de renovación deben quedar claramente determinadas.
6.Sistema de cálculo de los royalties
Debe definirse la fórmula exacta para calcular la remuneración.
7.Periodicidad del pago
Debe establecerse cuándo se liquidan y abonan los royalties.
8.Obligaciones de información
Cuando el royalty depende de las ventas, el titular necesita poder comprobar que las cantidades declaradas por el licenciatario son correctas.
Puede ser conveniente establecer obligaciones periódicas de información y mecanismos de auditoría.
9.Incumplimiento
El contrato debería prever qué sucede si el licenciatario deja de pagar, utiliza el derecho fuera de los límites autorizados o incumple cualquier otra obligación.
10.Terminación del contrato
También es importante regular qué ocurre cuando finaliza la licencia: cese del uso de la marca, retirada de productos, devolución o destrucción de materiales, tratamiento de existencias, confidencialidad, etc.
¿Qué ocurre si no se pagan los royalties?
El impago de royalties puede constituir un incumplimiento contractual.
Las consecuencias dependerán de lo establecido en el contrato y de las circunstancias concretas, pero pueden incluir la reclamación de las cantidades pendientes, intereses, penalizaciones pactadas y, en determinados casos, la resolución del contrato.
Además, si el licenciatario continúa utilizando el derecho después de haber terminado la autorización, pueden surgir otras acciones relacionadas con la explotación no autorizada del activo.
Por eso, cuando existe un conflicto por royalties, conviene revisar primero el contrato completo y no únicamente la cláusula que establece el porcentaje.
¿Por qué es importante contar con un abogado antes de firmar un contrato de royalties?
Un contrato de royalties puede generar obligaciones económicas durante años.
Una cláusula aparentemente sencilla puede tener consecuencias importantes si no determina correctamente cuestiones como la base de cálculo, la exclusividad, el territorio o los mecanismos de control.
Antes de firmar, un abogado puede ayudarte a:
- Revisar el contrato.
- Negociar las condiciones económicas.
- Determinar correctamente la base de cálculo.
- Regular los derechos de explotación.
- Definir la exclusividad.
- Establecer mecanismos de auditoría.
- Prever las consecuencias del incumplimiento.
- Regular la terminación del contrato.
- Proteger tus intereses como titular o como licenciatario.
También puede ser necesario intervenir cuando ya existe un conflicto por impago de royalties, utilización no autorizada de una marca o patente, incumplimiento de una licencia o discrepancias sobre el cálculo de las cantidades debidas.
¿Necesitas redactar o revisar un contrato de royalties?
Los royalties pueden convertirse en una fuente importante de ingresos para el titular de una marca, patente o derecho de propiedad intelectual, pero también en una obligación económica relevante para quien obtiene la licencia.
Por eso, un contrato de royalties debe estar adaptado al negocio y dejar claro qué se puede utilizar, durante cuánto tiempo, en qué territorio y cuánto debe pagarse.
En Perea Abogados asesoramos a empresas y particulares en la redacción, revisión y negociación de contratos mercantiles, incluidos contratos de licencia, franquicia y explotación de derechos.
Si estás negociando un contrato que incluye royalties o tienes un conflicto relacionado con su pago o cálculo, podemos estudiar tu caso y ayudarte a proteger tus intereses.
Para cualquier consulta adicional sobre derecho de marcas y patentes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 915 748 139 ó 626 125 436 o por email a madrid@perea-abogados.com
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